La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ha determinado que la Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI de fecha 20/03/2024, expediente N° 958907-2022/DSD, constituye precedente de observancia obligatoria con relación al plazo de vigencia de 5 (cinco) del reconocimiento de un signo notoriamente conocido
Pero, ¿Qué es una marca no notoriamente conocida?
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso IP-200513 determinó que “Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor”[1].
La calificación de una marca como notoriamente conocida establece el fundamento legal para otorgar un estatus especial a un signo dentro del sistema de marcas nacional. Es una protección privilegiada que trasciende los principios de inscripción registral y territorialidad.
La Sala destaca que en vista del “(…) carácter dinámico de la notoriedad, el reconocimiento que la Autoridad hace de un signo notorio no puede ser ilimitado en el tiempo, puesto que esa condición puede llegar a desaparecer(…)” negritas nuestras.
En tal sentido, la Sala resalta la intrínseca mutabilidad asociada a la notoriedad y determinar que el otorgamiento de la categoría de notoriedad a un signo por parte de la autoridad no puede ser considerado como un estado inmutable, dado que dicha condición podría eventualmente desvanecerse por factores externos, como cambios en el mercado o en la percepción pública.
En vista que a nivel jurisprudencial, ni en la legislación comunitaria y nacional no se ha previsto un plazo de vigencia del reconocimiento de un signo notoriamente conocido. La Sala observa la necesidad de determinar un plazo, con el propósito que el titular del signo notoriamente conocido demuestre que este sigue gozando de esa condición privilegiada, y así, poder ejercer los derechos que emanan de tal reconocimiento.
Debido a la realidad y dinamismo del mercado, y teniendo en cuenta los requisitos que la Decisión Andina 486 exige para que un signo sea reconocido como notoriamente conocido, la Sala consideró que “(…) un periodo prudente para que el titular deba acreditar que su signo sigue manteniendo tal condición es como máximo de 5 (cinco) años, transcurridos desde la fecha de reconocimiento de la notoriedad y la fecha en que se pretende ejercer el derecho (…)”.
En tal virtud, el plazo de 5 (cinco) años es contando a partir de la fecha en que la Autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo, y durante este periodo, el titular podrá invocar los derechos que emanan de dicha notoriedad (a través de una oposición, acción de nulidad o de infracción, entre otros).
No obstante, al concluir este lapso, si el titular busca ejercer cualquiera de los derechos otorgados por la ley, deberá proporcionar pruebas adecuadas que demuestren que su signo aún goza de notoriedad, ya que simplemente presentar la Resolución previa que reconoció tal condición no será suficiente para este propósito.
[1] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 20-IP-2015, publicada en la Gaceta Oficina No 2598 de fecha 12 de octubre de 2015.
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